우연히 PCT 국제특허를 알아보다 이 글을 만나셨나요?
오늘 글은 흔한 특허사무소의 광고 글이 아닙니다. PCT 국제특허 출원을 앞두고 계신 분들을 위한 특허/상표 전문가의 칼럼 글입니다.
글을 끝까지 읽어보시는 것만으로도 어떤 전략으로 브랜드를 지켜나갈 지 기준이 세워지실 거라 확신합니다.
1.PCT 국제특허 출원이란
10개 국가에 특허 출원을 한다면 10개의 언어와 10개의 서식으로 된 출원 서류를 각각 제출해야 하는 번거로움을 피할 수 없습니다.
이러한 불합리함을 개선하기 위해서 파리협약과는 또 다른 특허협력조약이 새로 생겼는데 이것이 바로 세계특허로 잘못 알려져 있는 PCT 국제특허 출원입니다.
PCT 국제특허 출원은 말 그대로 출원입니다. 그러나 일반적인 각 국가별 출원이 아닌 해외 출원을 하기 위한 전초적인 출원이라는 것이 특징입니다.
국내에서 특허 출원을 진행한 후 12개월 안에 우선권 주장을 하면서 PCT 국제특허 출원을 하면 PCT에 가입되어 있는 150여 개의 국가에 진입할 수 있는 잠재적인 지위를 얻게 됩니다.
PCT 국제특허 출원은 절차와 서류를 통일시키기 위한 PCT 조약에 의한 출원이기 때문에 PCT 국제특허 출원을 통해서 출원을 진행하게 되면 서류를 각 국가별로 준비하지 않아도 되는 편리한 점이 있습니다.
하지만 PCT 조약에 가입되어 있는 모든 국가의 특허권을 한 번에 받는 것은 아닙니다.
PCT 국제특허 출원을 하더라도 최초의 특허 출원일로부터 30개월이 지나기 전에 번역문과 수수료를 납부하면서 해당 국가로 진입해야 하며, 이후 해당 국가의 특허청에서 심사가 이루어지는 겁니다.
2. PCT 국제특허 출원 절차와 비용
일단 출원을 진행하려면 최소 300만 원 이상의 비용이 필요합니다.
절차를 밟기 위해서는 스위스에 있는 ‘세계지식재산권기구’의 국제 사무국에 관련 서류를 제출하고 WIPO가 관장하는 국제조사기관의 조사를 받아야 합니다.
이 과정에서 최소한의 관납료가 180만 원 이상 필요합니다. 나머지 비용은 특허사무소에서 제공하는 서비스 비용입니다.
3. 30개월 기간 연장 효과
이렇게 많은 비용을 쓰는데 ‘한 번에’각국의 특허권을 획득하는 것도 아닌 PCT 특허 출원은 왜 인기가 많을까요?
이유는 바로 30개월 이상의 기간연장 효과 때문입니다.
실제로 사업을 하다 보면 12개월이라는 시간은 생각보다 짧은 것이 사실입니다. 아이디어에서부터 제품 출시까지 소요되는 시간이 보통 20개월이 넘는데, 12개월이라는 우선권 주장기간은 ‘이 발명품을 어느 나라에 출원할 것인지’를 선택하기에도 턱없이 부족합니다.
이러한 점에서 PCT 국제특허 출원은 비록 추가적인 비용은 들지만 상대적으로 괜찮은 선택일 수 있습니다.
국내에 특허 출원한 날짜를 기준으로 30개월 이라는 시간이 주어지기 때문에 제품화하고 어느 나라로 수출할지 시장조사를 한 후 각 국가별 국내 단계에 진입하면 됩니다.
실질적인 ‘기간 연장되는 효과’가 있는 것이 최대 장점인 겁니다.
4. 상표 해외진출은 마드리드 상표 출원으로
국내에서 이미 등록을 받았거나 출원 중인 상표가 있다면 이를 기초로 하나의 언어로 작성된 국제 출원서를 하나의 본국 관청에 제출하고 한 번의 수수료를 납부함으로써 하나의 번호로 국제등록을 얻을 수 있습니다.
즉 한 번의 절차로 다수의 국가에서 보호를 받을 수 있습니다.
개별 국가에 각각 출원서를 제출하고 각각의 수수료를 납부하는 등의 절차를 대체하여 한 번의 출원으로 여러 나라에 출원한 효과를 얻게 하는 것으로서 PCT 국제특허 출원보다 편리한 점이 있습니다.
또한 원칙적으로 국제출원 단계에서 각 개별국에 대한 대리인을 선임할 필요가 없기 때문에 대리인 선임 비용을 절감할 수 있다는 장점이 있습니다.
마드리드 국제상표 출원을 하게 되면 출원인이 지정한 국가별로 요금이 계산되고 국가를 많이 지정할수록 마드리도 국제상표 출원 비용이 올라가게 됩니다.
하지만 일반적으로 네 개 국가 이상의 국제상표 출원을 한다면 개별적인 국제상표 출원보다 마드리드 제도를 이용하는 것이 비용 절감이 도움이 된다고 할 수 있겠습니다.
단 2가지 정도 약점이 있기도 합니다.
5. 마드리드 국제상표 출원의 약점 2가지
약점 1.
PCT 국제특허 출원 시스템만큼 가입된 회원국 수가 많지 않습니다.
때문에 마드리드 시스템에 의해 출원을 하더라도 원하는 국가에는 상표 출원을 하지 못할 수도 있습니다.
약점 2.
국제등록의 종속성 문제가 있습니다.
마드리드 국제상표 출원은 국내의 출원 또는 등록된 권리를 기초로 하여 국제출원을 할 수 있는 것이기 때문에 국제등록 후 5년간은 기초가 된 국내의 권리 변동에 종속됩니다.
이를 국제등록의 종속성 또는 집중공격이라고 하기도 합니다.
즉 기초가 된 상표 출원 또는 상표권이 등록되지 않거나 등록된 상표권이 경쟁사가 제기한 무효심판 등으로 소멸되게 된다면, 마드리드 국제상표 등록도 소멸된 범위만큼 취소됩니다.
지정국에서 상표권을 회득했더라도 이 원칙이 적용되어 소급적으로 소멸될 수 있는 것입니다.
따라서 해외수출 때문에 상표 출원을 하는 기업이라면 최소한 국내 상표 출원이 먼저 등록되도록 한 후 마드리드 국제상표 출원을 진행하는 것이 좋습니다.